Czy krajowy dystrybutor światowej marki może pozwać konkurentów podrabiających oznaczone znakiem towarowym produkty?

W dobie globalizacji, właściciele marek dążący do dotarcia ze swoimi produktami do możliwie najszerszej rzeszy odbiorców często korzystają ze wsparcia na rynkach lokalnych. Typowym modelem współpracy jest korzystanie przez uprawnionego z powiązanych krajowych spółek-córek lub wyselekcjonowanych dystrybutorów działających w poszczególnych państwach. Aby lokalni dystrybutorzy mogli bezpiecznie wprowadzać do obrotu towary sygnowane zarejestrowanymi znakami towarowymi oraz przedstawiać się jako oficjalni dystrybutorzy, powinni oni uzgodnić z właścicielami marek zawarcie odpowiednich umów licencyjnych na znaki towarowe.

Ten modelowy wzorzec nie zawsze jest stosowany – co znacznie osłabia pozycję dystrybutora i zwiększa szanse na pojawienie się na rynku podrobionych towarów czy prób przejęcia bazy klientów. Nawet gdy korzystanie ze znaku towarowego zostało unormowane w licencji, warto być świadomym jakie faktycznie prawa z niej wynikają – co w dużej mierze jest niezależne od treści samej umowy.

W praktyce, kiedy na rynku pojawia się nieuczciwy konkurent, najbardziej stratny jest lokalny dystrybutor – to jego Klienci przechodzą do konkurencji, a nawet mogą uznać, że dotychczasowy dystrybutor nie jest już oficjalnie wspierany przez właściciela marki. To dystrybutor jest najbardziej zainteresowany efektywnym ściganiem naruszeń na rynku lokalnym. Stąd zrozumiała aktywność i zainteresowanie krajowych przedstawicieli dążących do ochrony znaków towarowych.

Właściciel marki – zależnie od jego polityki i relacji z poszczególnymi dystrybutorami – pełni różną rolę w przypadku wykrycia naruszeń. Stosunkowo nieliczni uprawnieni bezpośrednio przejmują prowadzenie procesów. Przeważnie zapewniają podstawowe wsparcie i obsługę prawną, jednak rzadko kiedy globalna spółka-matka bezpośrednio pozywa nieuczciwego konkurenta działającego na rynku lokalnym. Aktywność w dochodzeniu roszczeń spoczywa na barkach dystrybutora. On też zazwyczaj ponosi koszty postępowania w przypadku przegranego procesu. Warto więc być świadomym kiedy dystrybutor (który prawidłowo zawarł odpowiednią umowę licencyjną) jest w uprawniony do walki na drodze sądowej z nieuczciwymi konkurentami naruszającymi znak towarowy.

W europejskim orzecznictwie istnieją rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi jak interpretować udzielenie licencji i wyrażenie zgody (nawet milczącej) przez właściciela marki na prowadzenie procesów przez dystrybutorów przeciwko naruszycielom. Nawet gdy znak towarowy był rejestrowany na poziomie europejskim (jako tzw. wspólnotowy znak towarowy, poprzez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante – OHIM), niejednokrotnie – dla tych samych znaków – sądy w niektórych państwach pozwalały na dochodzenie praw przez samego dystrybutora, w innych uznawały to za niedopuszczalne bez wpisania informacji o istnieniu licencji do specjalnego rejestru. Świadomi tych rozbieżności naruszyciele nieraz skutecznie przedłużali i wygrywali procesy sądowe, argumentując, że dystrybutor występujący z roszczeniem nie jest do tego uprawniony.

Wątpliwości te były przedmiotem rozważań niedawnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z 4 lutego 2016 r. w sprawie C-163/15). Trybunał, w kontekście regulacji unijnej, wprost stwierdził, że licencjobiorca znaku towarowego zarejestrowanego w OHIM może wystąpić o stwierdzenie naruszenia wspólnotowego znaku towarowego stanowiącego przedmiot licencji, nawet gdy taka licencja nie została wpisana do rejestru wspólnotowych znaków towarowych.

Wydając orzeczenie, Trybunał bazował nie tylko na literalnym brzmieniu, ale przede wszystkim na celu art. 23 Rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (207/2009 WE). Stanowi on, że pewne czynności – w tym udzielenie licencji – co do zasady wywołują skutki względem osób trzecich dopiero z chwilą wpisu do właściwego rejestru. Jednocześnie, art. 22 Rozporządzenia (dotyczący licencji), wprost wskazuje, że licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego co do zasady wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Trybunał wskazał, że celem regulacji jest ograniczenie praw (w tym z licencji) nie względem wszystkich osób trzecich, a jedynie nabywających prawo ochronne na znak. Wskazał, że brak uzasadnienia dla ograniczania skuteczności licencji względem wszystkich osób trzecich – w tym uprawnienia licencjobiorcy do ścigania naruszeń, a warunkiem możliwości wytaczania procesów o naruszenia jest co do zasady jedynie zgoda właściciela znaku.

Orzeczenie może w praktyce znacznie ułatwić funkcjonowanie dużych koncernów kontrolujących liczne marki, korzystających z możliwości rejestracji znaku towarowego na poziomie Unii Europejskiej, zarazem wzmacniając pozycję lokalnych dystrybutorów.

Jednocześnie warto podkreślić, że dystrybutorzy marek lokalnych – korzystający ze znaków towarowych zarejestrowanych wyłącznie w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) – nie odniosą żadnych korzyści ze wspomnianego wyroku. Ich działanie opiera się na polskim Prawie własności przemysłowej (a nie na unijnym Rozporządzeniu), które w precyzyjniej ale zarazem znacznie bardziej rygorystycznie opisuje uprawnienia licencjobiorcy. W sytuacji, gdy naruszane są prawa do znaku towarowego zarejestrowanego w UPRP, dystrybutor może samodzielnie występować z roszczeniami tylko wówczas, gdy jest on licencjobiorcą wyłącznym, a jego uprawnienie zostało wpisane do właściwego rejestru.

Co za tym idzie, dystrybutor decydujący się na współpracę z globalnym koncernem, powinien nie tylko zadbać o zawarcie stosownej umowy licencyjnej na znak towarowy, ale także zweryfikować w jakim urzędzie znak był rejestrowany. Istotnie wpływa to na zakres jego uprawnień i w przypadku sporu z nieuczciwym konkurentem, może decydować o wyniku procesu.

Autor: Andrzej Boboli, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.